有毒优先权或有毒分案及其解决方方案-江苏商专知识产权服务有限公司

有毒优先权或有毒分案及其解决方方案
－其实谈的是部分优先权的问题

欧阳石文北京商专永信知识产权代理事务所

摘要：本文介绍了涉及到部分优先权的有毒优先权或有毒分案申请的含义，以及EPO给出的解决方案。对此，本文提出了可以借鉴的两个方面，并结合具体案例进行了探讨。
关键词：部分优先权有毒优先权/有毒分案申请直接地、毫无疑义地得出

Poisonous priority/divisional and the solution
Ouyang Shiwen
SBZL IP Law (Beijing) Office

Abstract: This paper focuses on the partial priority, especially poisonous priority/divsional, and the solution by EPO. Two aspects that can be adopted are discussed with a case called “egg powder”.

Key Words: partial priority, poisonous priority/divisional, directly and unambiguously disclosure

优先权是专利制度中的一种基本制度，在实践中经常被申请人所采用。但基于优先权也产生了比较多的争议问题，其中部分优先权所导致的相关问题尤为明显。本文对此进行探讨。
一、何谓有毒优先权或有毒分案申请
目前对于优先权是否成立是以权利要求（或者其中可拆分的技术方案，即拆分式的修改不会超范围）为单位，因而对于在后申请首次采用上位概括（若不可拆分）则不能享受记载具体概念的在先申请的优先权。基于此，就产生了下述几种有毒优先权或有毒分案申请（poisonous priority和poisonous division）的问题。
首先来看第一种情况。假设申请人提交了在先申请A，其中公开了一种具体的化合物。申请人在优先权期限内提交在后申请B，要求在先申请A的优先权，其中在后申请B包括了与在先申请A的说明书相同的内容，但在权利要求中采用通式化合物限定保护范围，该通式化合物覆盖在先后申请中的具体化合物。随后申请人在在后申请B的基础上提交分案申请C，分案申请C与母案申请B的说明书相同。那么，分案申请C中的具体化合物可以享有在先申请A的优先权，享有在先申请A的优先权日；在后申请B中的通式化合物不能在先申请A的优先权，因而只能享受自身的实际申请日。分案申请C中记载的具体化合物就成为影响在后申请B中的通式化合物的新颖性（构成抵触申请）。也就是说，申请人正常提交的分案申请C，反而“毒害”了其母案即在后申请B。如果申请人没有提交该分案申请C，在后申请B中的通式化合物S尽管不能享有在先申请A的优先权，但至少还能享受其实际申请日，只要没有其他中间文件出现，那么还是很有机会可能获得专利权。但却由于提交分案申请而没有机会获得授权了。
第二种情况是第一种情况的变型，仅仅是母案和分案的保护范围反转过来，即由于母案申请影响了分案申请的授权，其道理差不多。即相对于第一种情况而言，分案申请采用上位概括的保护范围，因而不能享受优先权，只能享受母案申请的实际申请日。而母案申请中记载的下位概念由于能够享受优先权，也就构成了分案申请的抵触申请，导致分案申请的上位概括的权利要求不具备新颖性。由于有优先权的存在而导致母案申请抵触了自身的分案申请，因而也可以认为是一种有毒优先权。
还有一种极端情况。假设申请人以某具体化合物申请了一份专利申请A，并请求提前公开，其后进一步研发后认为可以采用包括了该具体化合物的通式化合物请求保护，因而在优先权期限内（但却在先申请A公开后）提出在后申请B，并要求在先申请A作为优先权基础，以期获得优先权，说明书包括了在先申请A的具体化合物。在后申请的通式化合物权利要求并不能享受在先申请A的优先权，因而只能享受在后申请的实际申请日，那么在先申请的由于在该日之前公布，理论上就构成了在后申请的现有技术，因而作为优先权的在先申请A影响在后申请的新颖性。也就是，最初是为了享受优先权，但最终却因为优先权申请而丧失了新颖性。在极端情况下，可能导致在后申请全部无效。
二、EPO的解决方案
针对部分优先权的问题，欧洲专利局扩大申诉委员会于2016年11月29日作出决定G 1/15，对部分优先权的相关理解进行了明确。试图对其中涉及到的一直以来的难题（即优先权或分案申请)划上了句号，本文对其进行简要的介绍。
涉案专利在异议程序中，异议请求人认为涉案专利是一份分案申请，其权利要求1是基于母案申请的优先权公开的具体概念（实施例1）进行了上位概括，因而不构成相同主题的发明，因而权利要求1整个范围都不能享受优先权。由于母案申请的实施例1与优先权文本中的实施例1完全相同，因而母案申请的实施例1能够享受优先权日，而涉案专利的权利要求1只能享有其母案的实际申请日。进而，母案申请中的实施例1构成涉案专利的抵触申请，即涉案专利的权利要求1不具备新颖性（即属于上述第二种情况，母案申请抵触分案申请的情形）。
申诉委会员认为该问题存在不同的观点，不同决定的结果存在完全相反的观点，因此将该问题提交给扩大申诉委员会解决。其中提交的第一个问题主体意思是：如果在先申请采用了上位概念或类似表达，其包括了优先权文件中的具体表达，能否享受部分优先权？（笔者认为尤其涉及上位概念或类似表达导致权利要求并不能拆分成并列技术方案的情形，能够拆分的情形下能够享有部分优先权并不存在争议）。
对该问题存在着不同的观点，许多决定认为优先权中相同主题从严解释（可以说是按修改是否超范围的标准来衡量），由于上位表达不能从优先权文本中直接地毫无疑义的得出，因此不能享受优先权（如T1877/08 和 T0476/09）。而另一些决定认为对于上位表达可以从概念上拆分成两部分，一部分属于优先权文本记载的具体表达（享受优先权），另一部分则是超出的部分（不能享受优先权），以解决所谓的自杀式优先权的难题，即有毒优先权和自我抵触的问题（如T1222/11和T571/10）。
扩大申诉委员会在决定G1/15中，主要基于在EPC制定的历史过程中，包括其中的备忘录中所涉及的立法目的出发给出最终结论：对于通过上位表达而涵盖可选技术主题的权利要求而言，只要在优先权文件中首次直接地或者隐含地、毫无疑义地充分公开了所述可选的技术主题，则不能拒绝其享有部分优先权。对此，不应当施加任何其他实质性的条件或限制。
扩大申诉委员会认为，对于优先权的要求成立条件，行政法规或部门规章以及法律解释都不应提出额外的条件。因此认为上述情况下，可以享受优先权，并给出两步法来判断部分优先权。第一步，判断优先权文本中公开的技术主题是否相关，即与优先权期限内公开技术是否相关。其中根据扩大申诉委员会的决定G 2/98提出判断标准来判断，即相关的技术主题是否能够直接地、毫无疑义的从优先权文本中得到。第二步，判断请求了所述优先权的申请或专利的权利要求中是否包含了上述技术主题。如果答案是肯定的，采用“或”型的权利要求即可以概念性的分成两个部分，第一部分是可以从优先权文本中直接地毫无疑义地得出的部分，第二部分是其余的部分，不能享受该项优先权。扩大申诉委员会还指出上述判断步骤在EPO实践中是比较通常的操作，并不会导致额外的困难，也不会对第三方造成不确定性。基于上述分析，扩大申诉委员会得出结论认为承认上述权利要求类型的部分优先权并未显示要引入额外的条件。
EPO的上述扩大申诉委员会决定G1/15，基本解决了有毒优先权或分案申请自身抵触的问题。但在后续其他方面，如例如出现了中间文件公开不能享受优先权部分的内容，当如何解决还不是特别明朗。
三、两个方面的借鉴意义
国内涉及的案件情况还不够多，对于EPO提出的部分优先权问题在实践中还没有产生较大的影响。虽然有些文章在探讨，或者某些案件中涉及，但均没有得到较大的重视。对此笔者提出对于部分优先权的两方面的借鉴。
1、优先权是否成立还应当回归优先权的本意
根据专利审查指南中规定：“在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权”。根据这一思路出发，在实践中，通常都是判断在后申请的技术方案是否记载在优先权文本中，来判断优先权是否成立。此时就出现一个问题，在后的技术方案是以权利要求（或其中并列技术方案）为最小单位来进行判断的。通常情况下，这种思路都没有问题的，因为专利保护以权利要求为准。但对于部分优先权则可能出现了前面讨论的问题。那么解决该问题，笔者认为可以回归到优先权的本意上来，可以根据EPO扩大申诉委员会G 1/15给出的两步法来确定部分优先权是否成立。其本质是看优先权文本中记载的内容或技术方案是否包括在在后申请的权利要求中，如果是则这一部分能够享受优先权，其余部分则不享受优先权。有人形象的比喻是将优先权中记载的技术方案投影到在后申请的权利要求中，投影这一部分就能享受优先权。可见，这种判断思路的转变避免了部分优先权的问题，尤其是导致有毒优先权和分案申请的问题。笔者认为国内部分优先权可以适当借鉴上述做法。
2、优先权是否成立与修改是否超出的关系
在判断优先权是否成立的时候，有人提出新颖性判断法（还有单向或双向新颖性），修改是否超范围的判断方法。其中以修改是否超范围的判断标准对优先权是否成立具有直接的影响。也就是的对专利审查指南中规定的“直接地、毫无疑义的得出”的把握标准（在修改是否超范围，以及新颖性判断中对于对比文件公开内容的认定都存在该概念）。对此，我对于修改是否超范围的把握要更多的从发明实质出发，基于申请文件的记载作为有一定常识的本领域技术人员来判断，而不能过于教条化或囿于文字表达本身。在此举一两个国外局的实例。比如，欧专局审查指南PART C第V章第2.2节中列举了一个作为隐含公开的例子：一份申请公开了一种设备，该设备中涉及的固定部件是螺母和螺栓、或是弹簧扣、或是肘节式插销，只要在这些内容的公开中隐含了“可脱扣固定”的一般性概念，则一项包括“可脱扣固定部件”的设备的权利要求有权享受上述申请的优先权日。又如，美国CAFC在In re Wright案中允许修改的情形：申请文件中记载了将微胶囊粉末从其沉积的带电表面上去除，所述去除通过‘擦除、刷除和/或利用真空装置’实现”。最终允许申请人将专利的权利要求修改成包括微胶囊粉末“非永久固定”于带电表面上。笔者认为中国专利局对修改超范围的把握也可以适当借鉴上述思路，以更加合理而不过于教条而忽视申请文件本身所体现出的技术含义。
四、关于“蛋粉”案的进一步探讨
笔者此前关注的“蛋粉”案实质上也涉及优先权成立的实体条件的两个方面。
1、案例回顾
2012年12月，申请人厚德食品股份有限公司（下称“厚德公司”）首次提出名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”（下称“在先申请”）专利申请201210535868.2，并于2013年03月13日公开，其说明书和权利要求书均仅涉及鸡蛋粉为原料。 2013年6月19日，厚德公司提出名称相同的在后申请201310131560.6（下称“本专利”），并要求了在先申请的优先权，但权利要求主题已变成蛋粉或蛋液为原料（并且没有将鸡蛋粉为原料撰写从属权利要求）。
专利复审委员作出的第24841号无效审查决定，维持专利有效，其中认定优先权成立。行政诉讼中，北京知识产权法院做出一审判决，其中认定优先权不能成立，判决撤销专利复审委员会的无效审查决定；北京市高院以（2016）京行终5664号判决维持原一审行政判决。随后专利复审委员会由于中间文件的公开宣告本专利权全部无效（因为只有一项权利要求）。但按照优先权不能成立的逻辑，其实优先权文本在本专利的实际申请日之前公开，理论上优先权文本也可影响本专利的新颖性和创造性，此时也是一种极端的有毒优先权的情形。
2、优先权是否成立的探讨
专利权人认为：从前后发明名称、技术领域、背景技术、分类号、技术方案和效果等内容看，在先申请均已经公开了任一种蛋制品的加工方法，并未限定为鸡蛋粉；发明重点在于加工方法，申请人是整个技术方案的首次贡献者，至于其中加工鸡蛋或鸭蛋，对于整个加工方法都是适用的，待加工的原料之一并不是发明点；在背景技术部分已经公开了，现有技术中对任何一种蛋品的加工均是常规技术，而本专利改进是对于加工方法的改进，普通技术人员均能了解。由此，在先申请已经公开了整个技术方案，二者是相同的技术主题，在后申请是基于对优先权制度的信任而提出的申请，应当依法享有优先权。
专利复审委员认为：“蛋粉”本身就是指“鸡蛋粉”；“蛋液”只是“鸡蛋”的液体形态，与“鸡蛋粉”原料没有实质区别。因此，本专利与优先权文本中的技术方案的实质内容相同，进而本专利能够享有优先权。
北京市高院认为：本专利相对于优先权文本将“鸡蛋粉”修改为“蛋粉或蛋液”，而“上述修改不能从原申请中直接地或毫无疑义的得出，本专利相关申请所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，因此不能享受优先权。”
根据上述三方的观点，专利复审委员会更多的从发明本质出发来解释，但这种解释尚不是特别说得通，因为如专利权人争辩的，蛋粉肯定包括鸡蛋粉和鸭蛋粉等其他蛋粉，并不能直接等同于鸡蛋粉。而基于专利权人和北京高院的观点，实际上就是判断“蛋粉或蛋液”这种修改是否能从优先权文本中直接地、毫无疑义地得出，也可以说涉及到修改是否超范围的标准的把握。
笔者认为可从两个角度来探讨：
一方面如果本专利权利要求1整体上不能享受优先权，但借鉴EPO的最新做法，权利要求1其实可以享受部分优先权，即涉及鸡蛋粉为原料的技术方案可以享受优先权，而其他蛋粉或蛋液则不能享受优先权。此时，为了获得专利权部分维持有效的结果，可否允许专利权人将“蛋粉或蛋液”修改成“鸡蛋粉”。这是根据专利审查指南规定对无效程序中对权利要求的修改“一般不得增加权利要求未曾记载的技术特征”中的“一般”适当放宽理解，即为了避免专利被全部无效，而允许这种修改。这当然也需要官方对此进一步确认，因为笔者还没有看到这样修改的先例。
另一方面，笔者认为借鉴上述关于修改超范围的国外实例，是否可以考虑专利权人的意见，即认为本专利相对于优先权文本将“鸡蛋粉”修改为“蛋粉或蛋液”是能够直接地、毫无疑义地得出。从整个申请来说，本专利解决的是蛋制品的加热不均匀的问题的加工方法，加工鸡蛋或鸭蛋或任一种蛋都不会有实质性区别。因此，认为是否认为优先权文本实质上已公开了“蛋粉或蛋液”作为原料的信息，进而认为在后专利能够享受优先权。
对于上述问题，承认部分优先权成立更易于被国内接受，而认为“蛋粉或蛋液”能够直接地毫无疑义的得出估计难度较大，虽然笔者认为从发明的实质出发，从技术的角度来说更为合理。
参考文献：
1、专利审查指南（2010版），知识产权出版社，2010年1月第一版
2、方格专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？ IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
3、国家知识产权局专利复审委员会第24841号无效审查决定书
4、EPO申诉扩大委员会判决G 1/15
5、柳冀马库什权利要求的修改和部分优先权问题探讨知识产权 2018年第1期第92－96页
6、欧阳石文 USPTO关于专利申请修改时是否引入“New Matter”的判断（知产力）